Trong những năm gần đây, chuyển quyền sử dụng (QSD) quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) tại Việt Nam đang này càng được áp dụng rộng rãi, có xu hướng gia tăng, tuy nhiên vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức. Trong nhiều trường hợp, hoạt động chuyển QSD quyền SHCN gặp phải vướng mắc trong quy định pháp luật hoặc trong thực tiễn phát sinh bất cập mà chưa có quy định điều chỉnh dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Khái quát về chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp
Chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp, hay còn được biết đến phổ biến với tên Li – xăng (license). Li – xăng bắt nguồn từ tiếng Latin “Licentia”, tức là sự cho phép, sự ủy quyền. Li – xăng được hiểu là hành vi pháp lý giao kết hợp đồng, trên cơ sở đó chủ sở hữu các đối tượng SHCN hoặc các bí quyết kĩ thuật cho phép chủ thể khác được sử dụng quyền SHCN là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu.
Bản chất của hợp đồng li – xăng là sự thỏa thuận bằng văn bản, trên cơ sở đó, tổ chức, cá nhân – gọi là bên chuyển giao quyền – cho phép tổ chức, cá nhân khác – gọi là bên nhận chuyển giao quyền – được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ và trong một thời hạn nhất định các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các bí quyết kĩ thuật đang thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của bên giao. Pháp luật Việt Nam cũng công nhận khái niệm li – xăng vì hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN cũng được gọi là hợp đồng li xăng SHCN, theo Khoản 2 Điều 47.2 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
Quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp
Theo quy định tại Điều 141, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) thì chuyển QSD quyền SHCN được định nghĩa như sau: “Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”. Hình thức chuyển QSD phải được lập hợp đồng thành văn bản. Từ đó có thể hiểu, hợp đồng chuyển QSD quyền SHCN là sự thỏa thuận giữa các bên dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, theo đó chủ sở hữu đối tượng SHCN (bên chuyển quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi QSD của mình.
Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
Thứ nhất, giới hạn về các hành vi sử dụng được chuyển giao QSD. Giới hạn về hành vi sử dụng được hiểu là việc bên chuyển giao QSD cho phép bên nhận được phép thực hiện tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của bên giao. Bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, do vậy hợp đồng sử dụng đối tượng quyền SHCN, các chủ thể tự do thỏa thuận điều khoản về hành vi được chuyển QSD. Khi chuyển giao, bên chuyển quyền không nhất thiết phải chuyển giao toàn bộ quyền đối với các hành vi sử dụng đối tượng SHCN mà có thể chỉ chuyển một số quyền theo thỏa thuận.
Thứ hai, phạm vi về lãnh thổ mà người được chuyển giao có quyền khai thác đối tượng SHCN được chuyển QSD. Đối tượng SHCN được bảo hộ trong lãnh thổ quốc gia nơi quyền SHCN phát sinh nhưng trong hợp đồng chuyển QSD, việc chuyển giao QSD có thể thực hiện trong phạm vi hẹp hơn, miễn là không rộng hơn phạm vi được bảo hộ.
Thứ ba, điều khoản về thời hạn của hợp đồng. Các bên thỏa thuận thời hạn li- xăng để đảm bảo quyền của bên chuyển giao với việc tối đa hóa lợi ích trong thời gian đối tượng còn giá trị. Các bên phải xác định khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN hoặc nếu là hợp đồng chuyển giao thứ cấp thì thời hạn nằm trong hợp đồng chuyển giao độc quyền trên thứ cấp.
Thứ tư, điều khoản giá chuyển giao. Để chuyển QSD đối tượng SHCN, bên được chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một khoản phí. Phí chuyển QSD do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế mà bên được chuyển giao thu được từ hoạt động khai thác đối tượng SHCN. Nếu các bên thỏa thuận chuyển QSD miễn phí thì hợp đồng ghi rõ bên được chuyển giao không trả phí sử dụng. Để xác định mức phí chuyển quyền hợp lý, các bên thường định giá đối tượng SHCN thông qua các phương thức như tiếp cận dựa trên chi phí, tiếp cận dựa trên thị trường, tiếp cận dựa trên thu nhập. Mặc dù đã có các phương thức tiếp cận tuy nhiên pháp luật sở hữu trí tuệ chưa có quy định cụ thể về định giá quyền SHCN.
Thứ năm, điều khoản về phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận và các bên cũng có thể thỏa thuận về thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thể thanh toán một lần hay nhiều lần, tùy thuộc vào hợp đồng.
Thứ sáu, điều khoản về quyền và nghĩa vụ mỗi bên. Các bên có quyền thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với nhau nhưng không được trái với quy định pháp luật.
Thứ bảy, điều khoản về hiệu lực của hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN theo thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Một số hạn chế trong hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp
Thứ nhất, vấn đề xác định giá trị của đối tượng SHCN trong hoạt động chuyển QSD quyền SHCN
Trong hoạt động chuyển QSD quyền SHCN thì việc xác định giá trị của đối tượng SHCN là vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan mật thiết đến việc bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, việc xác định giá trị đối tượng SHCN trong thực tế chuyển giao hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Một mặt chưa có văn bản điều chỉnh chính thức về xác định giá trị đối tượng SHCN, mặt khác các văn bản pháp lý điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều nơi và đều mang tính chất nguyên tắc về cách thức hạch toán kế toán đối với tài sản vô hình. Pháp luật sở hữu trí tuệ đã để cho các bên tham gia chuyển giao tự do, thỏa thuận ấn định nhưng lại không có bất kì định hướng nào, điều này dẫn đến việc xác định giá trị đối tượng SHCN vẫn là rủi ro trong hoạt động chuyển giao.
Thứ hai, vấn đề khai thác, duy trì và phát triển các đối tượng SHCN sau khi chuyển QSD quyền SHCN
Trên thực tế, có rất nhiều đối tượng SHCN sau khi được chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển QSD thì không được sử dụng đúng cách, không tăng giá trị đối tượng SHCN. Một số trường hợp, đối tượng SHCN sử dụng bừa bãi, không phát triển dẫn đến suy giảm giá trị hoặc thậm chí biến mất trên thị trường. Nguyên nhân thường do doanh nghiệp ít quan tâm đến vấn đề khai thác, sử dụng và phát triển đối tượng SHCN sau khi được chuyển giao và hệ quả là các doanh nghiệp kể trên thường phải trả giá đắt. Điển hình là vụ việc thương hiệu Kem đánh răng Dạ Lan của Công ty Hóa mỹ phẩm Sơn Hải ra đời vào năm 1988, sau một thời gian, thương hiệu Dạ Lan đã nổi tiếng trên thị trường. Bước ngoặt bắt đầu từ năm 1995, khi Tập đoàn Colgate (Mỹ) muốn thâm nhập thị trường hóa mỹ phẩm Việt Nam. Chiến lược Colgate đưa ra để nhanh chóng sở hữu Dạ Lan là đàm phán liên doanh với Công ty Hóa mỹ phẩm Sơn Hải. Colgate đã thành công khi mua lại thương hiệu Dạ Lan với giá 3 triệu USD. Hợp tác với Colgate, ông chủ Dạ Lan hy vọng với công nghệ và chiến lược kinh doanh của tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu thế giới sẽ giúp cho sản phẩm và thương hiệu của mình tăng thêm giá trị, nhưng điều đó đã không xảy ra. Kết quả là, thương hiệu Dạ Lan “mất tích” trên thị trường, thay vào đó là nhãn hiệu Colgate của bên đối tác.
Đây là bài học cho các doanh nghiệp, khi kinh doanh cần có những chiến lược duy trì phát triển nhãn hiệu và các đối tượng SHCN nói chung. Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định về vấn đề này.
Thứ ba, vấn đề sử dụng đối tượng quyền SHCN sau khi hết hạn hợp đồng chuyển QSD
Theo nguyên tắc, sau khi hết hạn hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN, bên nhận chuyển quyền sẽ không còn quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức sau khi hết hạn hợp đồng lại lợi dụng các sơ hở của bên chuyển giao để tiếp tục sử dụng đối tượng SHCN mà không được sự cho phép. Điển hình là trong vụ việc tranh chấp giữa Công ty Cửa cuốn Úc và Công ty Hưng Phát, trong thời gian đàm phán và gia hạn hợp đồng sau khi hợp đồng hết hạn, vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp số 8106.
Nguyên nhân phát sinh ra tranh chấp trên là vì sau khi hết hạn hợp đồng bên chuyển quyền không quản lý chặt chẽ đối tượng. Vì vậy, bên nhận chuyển quyền vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa có mang đối tượng SHCN hoặc quy định không rõ ràng về số lượng sản phẩm sản xuất trong hợp đồng dẫn đến hết hợp đồng vẫn còn nhiều sản phẩm trên thị trường. Bên chuyển quyền cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ đối tượng SHCN trước và sau khi chuyển quyền, quy định chi tiết các điều khoản hợp đồng về số lượng sản phẩm, thông báo tiến độ sản xuất, sản phẩm còn lại khi sắp hết hạn hợp đồng.
Chuyển QSD quyền SHCN là một phương thức hữu hiệu trong thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ nói chung, giúp đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Khai thác các giá trị của đối tượng SHCN từ hình thức chuyển QSD đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Đẩy mạnh phát triển hình thức chuyển QSD là hoạt động tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp và Nhà nước. Do đó, Nhà nước và các doanh nghiệp cần quan tâm và tập trung nguồn lực để thương mại hoá quyền SHCN, thông qua hình thức chuyển QSD quyền SHCN.
_________________________________
Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY LUẬT TNHH APRA
Địa chỉ: Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Email: info@apra.vn
Hotline: 024.23486234 – 0948495885
